Il marchio di fatto è il segno distintivo del prodotto/servizio che non è registrato. L’ambito di tutela quindi è diverso dal marchio registrato. Il marchio di fatto può essere tutelato nei limiti in cui venga utilizzato per davvero e con una certa assiduità in modo tale che il consumatore sia portato a conoscere quell’atto e nell’ambito stretto in cui sia portato a riconoscere quel marchio. È differente dalla tutela del marchio registrato il quale riceve tutela indifferentemente dal suo uso o meno e nei confronti di tutti. C’è anche da dire che le due normative coesistono. All’atto confusorio può essere applicato sia il cc sia il codice di propr industriale: quindi è possibile il concorso delle due discipline, ma in realtà non vi potrà essere un cumulo delle tutele. Gli strumenti di tutela offerti dalle due normative sono differenti, soprattutto se è differente l’identificazione dell’ambito. Il marchio registrato ha tutela su tutto il territorio, il marchio di fatto ha una tutela in base all’affermazione su QUEL territorio e solo su QUEI prodotti che ha effettivamente usato.
Quali sono i segni distintivi? Sono quei nomi, quelle figure, gli emblemi, i colori, le forme, i jingle, tutti quegli elementi che derivano dalla creatività dei pubblicitari. I marchi possono essere denominativi o figurativi. Naturalmente quando si parla di marchio di fatto bisogna considerare che il segno distintivo deve essere distintivo veramente: deve essere capace di separarsi, di distinguersi rispetto al prodotto in sé altrimenti non è tutelato perché il consumatore non distingue il prodotto rispetto al segno. C’è un eccezione: è vero che il segno distintivo deve essere differente ma è anche vero che il nostro ordinamento conosce segni forti e segni deboli. Sono dei segni distintivi che si distaccano totalmente dal singolo prodotto. Viceversa il segno è debole se richiama in modo preponderante il prodotto di riferimento. Es. se io inserisco un coccodrillo nella maglietta inserisco un segno forte. Se inserisco l’immagine della maglietta sulla maglietta è debole. Il segno forte è più tutelato rispetto al segno debole, soprattutto del segno debole sarà tutelabile solo la rielaborazione artistica del prodotto di base. Anche per i marchi di fatto si propongono due fenomeni: il fenomeno secondary meaning (il secondo significato acquisito del nome) e la volgarizzazione del segno distintivo. Nel primo caso, il segni distintivo che è totalmente conforme alle caratteristiche del prodotto e ha acquisito un secondo significato, e ha una tutela limitata al secondo significato acquisito. Viceversa, se io chiamo tutti i cornetti di tutti i gelatai cornetto e banalmente richiedo qualsiasi marca, mentre il cornetto è solo Algida, inizio a volgarizzarle il segno distintivo del cornetto Algida. Il secondo significato può anche venir meno e può volgarizzarsi, può divenire termine comune per quel prodotto. L’ambito di tutela può veni9r meno o ampliarsi a seconda della notorietà del segno distintivo.